La Cour d’appel a clarifié un aspect important du droit des marques dans la dernière affaire Lidl contre Tesco, dans un jugement rendu par la Cour ce matin.
Tesco a été autorisé à continuer à faire valoir au procès qu’une version sans mot du logo de Lidl était périodiquement déposée et redéposée par Lidl de mauvaise foi, renversant ainsi la décision de la Haute Cour qui avait précédemment rejeté les allégations de mauvaise foi de Tesco.
Richard Kempner, associé du cabinet Haseltine Lake Kempner, qui a représenté Tesco dans cette affaire, déclare : “C’est une décision importante pour les propriétaires de marques, rendue ce matin par la Cour d’appel. Tesco avait deux arguments principaux pour étayer ses allégations de dépôt de mauvaise foi par Lidl. Tout d’abord, le fait que Lidl n’avait jamais utilisé, au Royaume-Uni, la marque sans mot sous la forme dans laquelle elle a été enregistrée, 27 ans après sa première demande.
Deuxièmement, Tesco a fait valoir que Lidl, afin d’éviter les dispositions relatives au “non-usage” (une règle qui stipule que les marques qui n’ont pas été utilisées pendant cinq ans peuvent être révoquées), n’a cessé de redemander la marque périodiquement depuis lors (une allégation de “perpétuation”). Tesco a allégué que la marque était inscrite au registre dans le seul but d’étendre le droit de monopole de Lidl au-delà de la marque qu’elle utilisait effectivement, afin d’utiliser ce droit étendu contre des tiers comme arme dans des procédures judiciaires.
Lidl a fait valoir qu’il y avait un certain nombre de raisons tout à fait légitimes pour lesquelles elle aurait pu demander l’enregistrement des marques sans mot et que Tesco n’avait pas fourni une base suffisante pour son allégation de mauvaise foi justifiant d’exiger de Lidl qu’elle explique sa ou ses véritables raisons de demander l’enregistrement des marques sans mot, que ce soit en fournissant des informations et des preuves concernant sa stratégie de dépôt ou autrement. La Cour d’appel a toutefois décidé que la demande de Tesco avait “une réelle perspective de succès”.
Les implications de cette décision pour les propriétaires de marques sont sérieuses. Dans la mesure où ces derniers et leurs conseillers ont pu penser qu’il était légitime de déposer et de redéposer des marques qu’ils n’utilisent pas réellement afin d’étendre ou de protéger leurs droits, et/ou d’éviter les dispositions relatives au non-usage. Il est maintenant clair, si jamais il y avait un doute, qu’une telle pratique n’est pas nécessairement légitime, et pourrait bien constituer un dépôt de marque de mauvaise foi.
La décision reconnaît également qu’une partie qui allègue la mauvaise foi a peu de chances d’avoir, au départ, beaucoup ou pas d’informations sur la raison pour laquelle le propriétaire de la marque a déposé sa marque, et qu’il est donc permis, en attendant la divulgation et les preuves, d’alléguer la mauvaise foi sur la base de déductions de faits qui peuvent s’avérer ultérieurement avoir une explication légitime.
Le procès de l’action entre Lidl et Tesco, où la question sera définitivement résolue, devrait avoir lieu en février 2023″.
Historique de l’affaire
La plainte concerne le programme de rabais de fidélité Clubcard Prices de Tesco, lancé en septembre 2020, qui offre des rabais sur le point de vente sur certains articles aux membres de la Clubcard. Lidl affirme que le signe utilisé par Tesco pour le programme – un cercle jaune sur un carré bleu avec les mots “Clubcard Prices” – constitue une violation des droits de propriété intellectuelle de Lidl, en raison de sa similitude présumée avec le fond du logo de Lidl (qui utilise un carré bleu et un cercle jaune avec une fine bordure rouge autour). Tesco nie cette allégation et a introduit une demande reconventionnelle d’invalidité et de révocation des enregistrements de Lidl pour son arrière-plan sans mot, qui n’a jamais été utilisé au Royaume-Uni sous la forme sous laquelle il a été enregistré, pour un certain nombre de motifs, dont le dépôt de marque de mauvaise foi.
Haseltine Lake Kempner est intervenu pour Tesco, avec Simon Malynicz KC et Daniel Selmi. Bird & Bird a agi pour Lidl.
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