AdvanceTrack, spécialiste de l’externalisation, a gagné un procès historique de deux ans devant la Haute Cour contre l’un de ses concurrents directs, GI Outsourcing, après que ce dernier a utilisé illégalement sa marque dans une campagne Google Adwords ciblée.
Le juge James Tindal a rendu son jugement sur la longue bataille entre les deux sociétés d’externalisation, qui s’est tenue au Birmingham Civil Justice Centre, et a statué en faveur d’AdvanceTrack.
Il a conclu que GI Outsourcing, par l’intermédiaire d’une agence de marketing tierce basée dans les Midlands, avait porté atteinte à la marque déposée d’AdvanceTrack et était également responsable d’avoir fait passer la marque déposée d’AdvanceTrack pour la sienne, violant ainsi les lois protégeant les marques contre les entreprises qui utilisent illégalement Google pour cibler leurs concurrents.
AdvanceTrack [the trading name of E-Accounting Solutions Limited]AdvanceTrack, un sous-traitant spécialisé dans les services de comptabilité et d’audit et membre de l’Institute of Chartered Accountant of England and Wales (ICAEW), était l’une des quatre entreprises au moins visées par GI Outsourcing, mais la seule à avoir mené l’affaire jusqu’à la Haute Cour.
“Il s’agissait d’un risque à six chiffres, mais il était crucial de protéger notre marque, celle de nos concurrents et l’ensemble du secteur”, a déclaré Vipul Sheth (photo), fondateur et directeur général d’AdvanceTrack, qui s’est engagé à verser à une association caritative la totalité des dommages-intérêts qu’il recevra à la suite de l’arrêt.
“Il ne s’agissait pas de gagner de l’argent, mais de faire en sorte que notre secteur respecte des normes plus strictes. Il est donc très décevant que GI Outsourcing ait opposé une telle résistance dans cette affaire. Nous avons estimé qu’il était évident qu’ils portaient atteinte à notre marque – ainsi qu’à d’autres marques potentielles – et qu’ils commercialisaient leurs produits par le biais de Google Adwords de manière illégale.
“Nous ne pouvons et ne devons pas tolérer ce type de comportement. Ce jugement est une victoire pour nous, mais c’est surtout une victoire contre les mauvaises pratiques qui, si elles ne sont pas remises en cause, pourraient devenir un fléau pour notre profession. Il y a une poignée d’entreprises dans ce domaine, dont nous faisons partie, qui travaillent très dur pour améliorer les normes, et lorsque des organisations agissent de la sorte, elles nuisent à ces efforts”.
Externalisation de l’IG [the trading name of Global Infosys Limited] appartient au groupe Macalvins et a enfreint les lois britanniques sur les marques – qui sont basées sur le droit européen – en lançant ses campagnes Google Adwords en utilisant AdvanceTrack et trois autres concurrents connus dans le domaine de l’externalisation pendant la période de pandémie de Covid-19, entre mars et mai 2021.
GI Outsourcing a prétendu, et le juge a estimé, qu’il s’agissait d’une erreur de son agence de marketing, mais les courriels montrent que le PDG Tariq Husain a participé à des discussions actives sur la campagne et les mots clés pour lesquels il allait enchérir. Le jugement indique que M. Husain “a clairement autorisé – et même ordonné – ces publicités”.
Le juge a statué contre GI Outsourcing, notant que son directeur, M. Husain, a reconnu la valeur de la réputation de la marque AdvanceTrack. Il a déclaré que GI Outsourcing avait essayé “d’utiliser sa marque AdvanceTrack”. [AdvanceTrack’s] et avait inclus par erreur la marque AdvanceTrack dans son “texte publicitaire” à plusieurs reprises au cours de la campagne, ce qui a été qualifié de “malheureux”, “désastreux” et d'”erreur grave” dans le jugement approuvé du juge Tindal.
Le juge Tindal a également déclaré : “Il s’agit plutôt d’un champ de mines juridique… Cette affaire peut être utile en tant qu’exemple de la manière dont la Commission européenne a pu s’acquitter de sa tâche. pas de le faire. Une première démarche judicieuse consistera à rechercher si la marque d’un concurrent est effectivement une marque déposée”, ajoutant “y compris les marques déposées”. [the trademarked brand] dans l’annonce elle-même plutôt que comme un simple “mot-clé” peut avoir des conséquences négatives sur le plan commercial et juridique”.
Il a également ajouté que “même le fait de se limiter à un mot-clé peut ne pas suffire à éviter la responsabilité”, ajoutant : “Il peut être judicieux pour une petite entreprise de se faire conseiller, en particulier en ces temps d’incertitude juridique et commerciale, alors que notre système juridique commence sérieusement à se détacher de l’UE.
Dans cette affaire, AdvanceTrack a bénéficié du soutien de John Ward, du cabinet Brindley Twist Tafft and James Solicitors, basé dans les Midlands, du barrister Nick Zweck KC, du cabinet Hogarth Chambers, spécialiste de la propriété intellectuelle, et de Leanne Hall, du cabinet Serjeants, expert en droit des brevets et des marques.
Leanne Hall a déclaré : “Nous recommandons toujours d’effectuer une recherche pour vérifier si quelqu’un d’autre a enregistré une marque avant de l’utiliser. Comme le montre cette affaire, l’utilisation de la marque d’un concurrent peut vous rendre responsable de contrefaçon de marque.
“L’utilisation d’une marque enregistrée dans une publicité visible dans les résultats de recherche n’est pas acceptable car elle crée une forte probabilité que les clients confondent les deux marques.
M. Sheth a ajouté : “Notre équipe juridique a été fantastique tout au long de cette procédure, puisqu’elle est à nos côtés depuis environ deux ans, et je tiens à saluer les efforts qu’elle a déployés pour nous aider à remporter cette importante affaire”.
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